平成３０年（２０１８年）５月３０日知財高裁２部判決
平成２９年（行ケ）第１０１６７号 特許取消決定取消請求事件
原告：帝人
被告：特許庁長官
本件は、特許異議申立事件（異議２０１６－７００１６０）において、請求項７につき、先願の発明と同一であるから、拡大先願の規定（特許法２９条の２）に基づき当該特許を取り消すという特許庁の異議決定が、知財高裁により維持（追認）された事件に関するものです。特許庁も裁判所も、先願発明と相違点があっても、それが新たな効果を奏するものではないことをもって実質同一である（実質的な相違点と言えない）と認定しましたが、新規性の判断方法よりも広いように思われ、興味深いと思.われます。
最高裁HP：http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87782
（１）事件の概要
①本件特許権（特許５７７１０２１号）
本件特許権は、発明の名称を「積層フィルム」とする発明であって、問題の請求項７（本件発明７）は下記の通りです。いくつかの数値限定を含む発明ですが、その数値限定の中、赤字下線の部分の判断が問題となりました。
【請求項１】 植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層（Ａ）の少なくとも一方の面に，熱可塑性樹脂材料の層（Ｂ）および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式（１）で表されるジオール残基を含んでなり，全ジオール残基中式（１）で表されるジオール残基が１５～１００モル％を占め，樹脂０．７gを塩化メチレン１００mlに溶解した溶液の２０℃における比粘度が０．１４～０．５０のポリカーボネートであり，熱可塑性樹脂材料が粘度平均分子量で表して１３，０００～４０，０００のポリカーボネート樹脂であり，印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂，ビニル系樹脂，ポリアミド系樹脂，ポリエステル系樹脂，アクリル系樹脂，ポリビニルアセタール系樹脂，ポリエステルウレタン系樹脂，セルロースエステル系樹脂，アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり，印刷層は片面に積層されており，印刷層の厚みが０．０１～１００μmである多層フィルム。
【化２】
②異議決定の理由の要旨
１）本件発明７と甲１発明（特願２０１０－０４６６３０号に記載の発明）との一致点、相違点
【一致点】
「植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層の少なくとも一方の面に，熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂からなる層および印刷層を積層されてなる多層フィルムであって，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂が下記式（１）で表されるジオール残基を含む，多層フィルム
」
【相違点】
［相違点１］
植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料について，本件発明７が「全ジオール残基中式（１）で表されるジオール残基が１５～１００モル％を占め，樹脂０．７g を塩化メチレン１００ml に溶解した溶液の２０℃における比粘度が０．１４～０．５０のポリカーボネート」であるのに対し，甲１発明は「ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位の含有割合として，好ましくは３５モル％以上，９０モル％以下」のポリカーボネートであるものの，比粘度については特定されていない点。
［相違点２］
熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂について，本件発明７が「粘度平均分子量で表して１３，０００～４０，０００のポリカーボネート樹脂」であるのに対し，甲１発明は粘度平均分子量が「８，０００以上，３０，０００以下，好ましくは１０，０００以上，２５，０００以下の範囲」の芳香族ポリカーボネート樹脂である点。
［相違点３］
印刷層について，本件発明７が「印刷層のバインダー樹脂がポリウレタン系樹脂，ビニル系樹脂，ポリアミド系樹脂，ポリエステル系樹脂，アクリル系樹脂，ポリビニルアセタール系樹脂，ポリエステルウレタン系樹脂，セルロースエステル系樹脂，アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系樹脂であり」，「印刷層の厚みが０．０１～１００μm」であるのに対し，甲１発明は，印刷層に用いられる印刷用インクは，アクリル系樹脂やウレタン系樹脂を含むものの，印刷層の厚みについては特定されていない点。
２）相違点の判断
上記相違点１～３に係る本件発明７の構成は，いずれも，それらを備えることにより新たな効果を奏するものでなく，多層フィルムとして，求められる成形性や機械強度を得るための具体化手段における微差にすぎないものであるから，本件発明７は，甲１発明と実質的に同一である。
③争点 特許法２９条の２違反の有無
裁判所は、拡大先願（特許法２９条の２）における先後願の発明の同一性について、概ね次のように判示し、特許庁の特許取消し決定を維持（追認）しました。
①特許法２９条の２における同一発明の判断方法について
ア 特許法２９条の２における「発明」と「同一であるとき」の判断に当たっては，後願に係る発明が，先願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断されるべきである。そして，明細書は，当該発明に関する全ての技術を網羅してこれを説明しているものではなく，出願当時の当業者の技術常識を前提とした上で作成されるのが通常であるから，上記の「同一であるとき」の判断に当たって，当業者の有する技術常識を証拠により認定し，これを参酌することができるというべきである。
イ 原告は，特許法２９条の２は，後願の審査の便宜のために設けられた旨主張するとともに，ソルダーレジスト大合議判決を挙げて，同判決における「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」の文言解釈は，特許法１７条の２第３項における当該文言の一般的な解釈を判断したものであって，特許法２９条の２の「明細書，特許請求の範囲」「又は図面」「と同一であるとき」の解釈において，後願発明の発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項の範囲内といえるのは，当該発明特定事項が先願の願書に最初に添付された明細書等の記載から自明な事項である場合と解すべきである旨主張する。
・・・同条が規定する「同一であるとき」の範囲と特許法１７条の２第３項が規定する補正が許される範囲とが異なることとなったとしても，それぞれの規定の趣旨に従って解釈した結果であって，それにより不都合な点が生ずるとも認められない。
そうすると，特許法２９条の２が規定する先願による後願排除の要件を判断するに当たって，特許法１７条の２第３項が規定する補正が許される要件と同じ解釈をとるべき理由は乏しい。
②本件決定における特許法２９条の２の同一発明に関する判断方法について
原告は，特許法２９条の２における発明の同一性につき，先願の願書に最初に添付された明細書等に記載されていないものが新たな効果を奏するかによって判断するべきではないと主張する。
しかし，先願発明と後願発明の間に形式的な差異があっても，その差が単なる表現上のものであったり，設計上の微差であるなど，後願の発明が先願の発明とは異なる新しい技術に係るものということができない場合には，特許法２９条の２の「同一であるとき」の要件を充足すると認められるのであって，その判断に当たっては，発明の効果も考慮することができるものと考えられる。
そして，特許法２９条の２についてこのように判断するからといって，その判断は，特許法２９条の２の「同一であるとき」の要件について判断しているものであって，実質的に進歩性（特許法２９条２項）の判断をしているとは評価できない。
そして，本件発明７において特定される比粘度「０．１４～０．５０」という値は，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の比粘度として知られているものであり，これを上記範囲とすることによって，上記の認定したものとは異なる新たな効果を奏することを認めるに足りる証拠はない。
したがって，本件発明７において，植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料について，その比粘度を相違点１に係る値としたことは，甲１発明との実質的な相違点とはいえない。
そして，本件発明７において粘度平均分子量を特定することによる効果が，強度及び成形性の両立であって，これを特定の値にすることによる強度及び成形性の程度は，当業者が予測可能なものであると考えられる。
また，本件明細書の記載中には，粘度平均分子量の上限及び下限を本件発明７に係る値とすることで，上記の認定したものとは異なる新たな効果を奏することを認めるに足りる記載はなく，他にこれを認めるに足りる証拠もない。
したがって，本件発明７において，熱可塑性樹脂材料のポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量を相違点２に係る値としたことは，甲１発明との実質的な相違点とはいえない。
甲１発明における印刷層は，印刷層を設けるか否か，印刷の方法，インクなど，当業者が適宜選択し得るものであって，加飾層として設けられているものと認められる。
以上によると，本件発明７と甲１発明との相違点１～３は，いずれも，求められる成形性や機械強度を満たす積層フィルムを得るための具体化手段における微差にすぎないものであり，他の新たな効果を奏するとは認められないから，本件発明７と甲１発明は，実質的に同一である。
（３）コメント
①本事件は、前回に引き続き、特許を取り消すという異議決定の取消しを求めるものでありますが、こちらは特許庁の当該異議決定が維持（追認）されております。
本事件の争点は、特許法２９条の２における先後願の発明が同一か否か（拡大先願の適用性）です。本願発明が先願の明細書に記載されたは発明と同一であれば、当該規定により特許は取り消されることになりますが、本事件では、特許庁と同様、裁判所においても、本願発明は先願の明細書に記載された発明と同一であると判断され、当該特許の取消しは妥当とされました。
先願発明が公開されていれば、本願発明について、新規性ないし進歩性の有無が問われます。一方、先願発明が未公開であれば、それに対する新規性等の有無は問われません。とは言っても、本願発明が先願の明細書に記載された発明と同一であれば、新たな発明を公開するものではないので、それに特許権を付与することは宜しくないとの趣旨から、そのような本願発明を拒絶等するために、特許法２９条の２が存在します。当該規定は、「絶対新規性」とも言われます(特に欧州で)。拡大先願が問題となるのは、新規性等の問題に比べれば少ないと思います。なお、クレーム（請求項）に係る発明が先後願で同一なら、特許法３９条のダブルパテントの問題ともなります。
②この拡大先願は、絶対新規性とも言われるように、先願発明が公開されていれば新規性違反で処理できるものと思われます。そのため、発明構成が一致しているか否かが重要で、効果は殆ど考慮されないと思われていたところがあったと思います。そのため、構成に相違点があれば適用されないことが多かったと思います。故に、新規性の判断に近いものがあります。
ところが、本事件では、特許庁も裁判所も、先願発明との相違点が一応あるとしながら、当該相違点に係る効果は、先願発明の有する効果と異ならない、即ち、「新たな効果」を奏しないとして、本願発明と先願発明とは「実質同一」と判断されました。拡大先願におけるこのような判断は、結構珍しいのではないかと思います。どちらかと言えば、進歩性の判断に近いように思われます。それ故、実務上、非常に参考になる判決ではないかと思います。
③本事件では、新規性の判断方法よりむしろ進歩性の判断方法に近いように述べましたが、進歩性判断の場合は、単に新たな効果があれば良いのではなく、その効果に格別顕著な効果（意外な効果）が求められ、ハードルは高いはずですから、やはり拡大先願における効果の参酌と進歩性判断における効果の参酌とはレベルが違うとは思います。
今回の判断は、新規性判断の方にも影響を与えるかもしれません。公知発明と構成に相違点があっても、技術常識を参酌した結果、その相違点に係る効果が新たな効果を奏するものでなければ、実質同一との判断もあり得るかもしれません。新規性判断における「記載されているに等しい」が拡がる可能性が考えられます。そうなると、新規性は、感覚的ですが、「Novelty」というより、米国の新規性判断における「anticipate」に近くなるような気がします。