平成３０年（２０１８年）８月２２日知財高裁２部判決
平成２９年（行ケ）第１０２１６号 審決取消請求事件
原告：ホーユー
被告：特許庁長官
本件は、拒絶査定不服審判請求（不服２０１６－７８４９）において為された補正が新規事項の追加に当たるとして当該補正を却下した上で、当該審判請求は成り立たないとの審決に対し、知財高裁は、当該補正は新規事項の追加に当たらないと判断し、当該審決を取り消した事件に関するものです。撹拌羽根の品番のみしか明細書に記載がない状況において、その品番に内包される撹拌羽根の各種数値を明記する補正が新規事項の追加でないと裁判所は判断しました。
最高裁HP：http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=87951
（１）事件の概要
①本願発明（特願２０１１－４２７３７号）
本願の発明の名称は、「染毛剤、その使用方法及び染毛剤用品」であって、問題となった補正後の請求項１（本件補正発明）は下記の通りです。下線部の補正箇所。
【請求項１】 アルカリ剤を含有する第１剤と酸化剤を含有する第２剤を含んで構成されると共に，
前記第１剤と前記第２剤の混合液中に，
（Ａ）カチオン性界面活性剤０．０５～１０質量％，
（Ｂ）アニオン性界面活性剤０．１～１０質量％，
高級アルコール及びシリコーン類を含む，常温（２５℃）で液状である油性成分０．０１～１質量％，並びに，
エタノール，イソプロパノール，プロパノール，ブチルアルコール，ベンジルアルコールから選択される溶剤０．１～２０質量％を含有し，その各剤の混合液をノンエアゾールフォーマー容器から泡状に吐出して用いる染毛剤であって，前記ノンエアゾールフォーマー容器から吐出した泡をそのまま下記の特定の撹拌条件下で撹拌したとき，撹拌直後の泡（ａ）の体積に対する撹拌後４０分経過時の泡（ｂ）の体積の比率ｂ／ａが０．７～１の範囲内であることを特徴とする染毛剤。
撹拌条件：前記吐出直後の泡１５０ｍｌを，２００ｍｌ容で内径がほぼ６ｃｍの円筒形容器（例えばビーカー）に収容する。次いで，日光ケミカルズ（株）製の市販乳化試験器ＥＴ-３Ａ型の回転軸に取付けた撹拌羽を，その回転中心が円筒形容器の中心線と一致するように，かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアランスを残すように，円筒形容器内部に位置決めする。撹拌羽は，回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである（撹拌羽の左右方向の幅は，全幅５８ｍｍ，支軸直径６ｍｍ，支軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍである。）。撹拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅かに（数ｍｍ程度）小さく，対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである。このように撹拌羽を位置決めしたもとで，２５℃の雰囲気中，撹拌羽を１５０ｒｐｍの回転速度で３分間回転させ，泡を撹拌する。
問題の補正は、後段の「撹拌羽の左右方向の幅は，全幅５８ｍｍ，支軸直径６ｍｍ，支軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍである。」という数値限定に係る事項（特定事項ａ）です。
②審決の理由の要旨
本件補正は，請求項１に記載される「撹拌羽」について，「（撹拌羽の左右方向の幅は，全幅５８ｍｍ，支軸直径６ｍｍ，支軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍである。）」と特定すること（以下「特定事項ａ」という。）を含むものである。
出願当初の特許請求の範囲又は明細書（以下，出願当初の特許請求の範囲，明細書及び図面を併せて「当初明細書等」といい，出願当初の明細書及び図面を併せて「当初明細書」という。）に，「撹拌羽」について記載があるのは，【００１２】【００１３】のみであるところ，そこには，「撹拌羽」の形状，寸法について，「その回転中心が円筒形容器の中心線と一致するように，かつその下端部が円筒形容器の底部との間に僅かなクリアランスを残すように，円筒形容器内部に位置決め」されている，「回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものである」，「撹拌羽の回転半径は円筒形容器の半径より僅かに（数ｍｍ程度）小さく，対の羽部の上下方向の幅は円筒形容器に収容した泡の液面に達するサイズである」と記載され，円筒形容器の「内径がほぼ６ｃｍ」との記載があることから，「撹拌羽」の回転半径は，円筒形容器の半径ほぼ３ｃｍより数ｍｍ程度小さいものであって，「撹拌羽」の左右方向の全幅については，円筒形容器の内径（ほぼ６ｃｍ）より少し（数ｍｍ程度の２倍）小さいものであることは記載されていたといえるものの，「支軸直径６ｍｍ，支軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍである」ことは，当初明細書等には記載されておらず，当初明細書等の記載から自明な事項ともいえない。
特定事項ａにいう「撹拌羽」の形状，寸法は，本願の請求項１に記載された発明特定事項である「撹拌条件」を決定する上で重要な要素であるといえる。そして，「ノンエアゾールフォーマー容器から吐出した泡を『手で揉み込むようにして頭髪
に適用する』という操作に相当する標準的な機械的撹拌操作」の撹拌条件及び泡持ちのよい染毛剤を選ぶための「新規，客観的かつ簡易な指標」を見いだしたことが本願の請求項１の発明の特徴点といえるが，その撹拌条件を決定する重要な要素である「撹拌羽」の形状，寸法について，当初明細書等に記載されていない特定事項ａを本願の請求項１に追加することは，当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものである。
裁判所は、概ね次のように判示し、特定事項ａに係る補正は新規事項の追加でないとし、特許庁の当該審決を取り消しました。
ア 新たな技術的事項導入の有無について
特許請求の範囲等の補正は，願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないところ（特許法１７条の２第３項），上記の「最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書，特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味し，当該補正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該補正は「明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる（知財高裁平成１８年（行ケ）第１０５６３号同２０年５月３０日特別部判決・判例タイムズ１２９０号２２４頁参照）。
これを本件についてみるに，前記で認定したような本願発明において，撹拌羽根の形状，寸法等の撹拌条件は発明特定事項として重要な要素といえるところ，当初明細書等に本件撹拌羽根を用いることは明示されていない。しかし，当初明細書の【００１２】には，①撹拌にＥＴ－３Ａを用いること，②「撹拌羽」は，回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設した「撹拌羽」であること，③「撹拌羽」の回転半径は，内容量が２００ｍｌで内径約６ｃｍのビーカー等の円筒形容器の半径（約３ｃｍ）より僅かに小さいことが記載されているところ，当初明細書に記載されている上記「撹拌羽」の形状，寸法は，ＥＴ－３Ａの付属品である２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根のそれと一致するものである。また，ＥＴ－３Ａは，昭和６０年頃から長年にわたって販売されており，多数の当業者によって使用されてきたと推認される実験用の機械であるところ，販売開始以来，付属品である本件撹拌羽根の形状，寸法に変更が加えられたことは一度もなく，しかも，遅くとも平成１７年７月頃には，本件撹拌羽根は，ＥＴ－３Ａとともに日光ケミカルズのカタログに掲載されていた。さらに，当初明細書の記載に適合するような形状，寸法のＥＴ－３Ａ用の撹拌羽根が，ＥＴ－３Ａ本体とは別に市販されていたことは証拠上認められない。
以上の事実を考え併せると，当業者が，当初明細書等に接した場合，そこに記載されている撹拌羽が，ＥＴ－３Ａに付属品として添付されている２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根を指していると理解することができるものと認められる。そして，特定事項ａは，２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根の実寸法を追加するものであるから，特定事項ａを本願の請求項１に記載することが，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係で新たな技術的事項を導入するものとはいえず，新規事項追加の判断の誤りをいう原告の主張は理由がある。
イ 被告の主張について
被告は，ＥＴ－３Ａのような乳化試験機において，付属品以外の撹拌羽根を任意に選択して用いることができるのは明らかであるところ，ＥＴ－３Ａに取付け可能な撹拌羽根が単体で市販されていたり，ＥＴ－３Ａが付属品なしで取引されていたりすることからすると，当業者が，当初明細書等の記載から，そこでいう撹拌羽根が，２００ｍｌビーカー用の本件撹拌羽根を指していると理解することはないなどと主張する。
しかし，ＥＴ－３Ａに取付け可能な撹拌羽根として市販されていることが証拠上確認できるものは，そのいずれもが当初明細書に記載されているような回転中心となる支軸の下端から漢字の「山」の字を構成する形態で対の羽部を延設したものではないから，それらの撹拌羽根が市販されているという事実をもって，上記アの認定は左右されない。
また，証拠（乙６の１・２）によると，いわゆるインターネットオークションにおいて，本件撹拌羽根が付属品として添付されていない中古品のＥＴ－３Ａが取引されている事実は認められるものの，このような取引の事実があったからといって上記アの認定が左右されることはないというべきである。
（３）コメント
①本件は、当該補正が新規事項の追加か否か、即ち、新たな技術的事項を導入することになるか否かが争われた事件です。具体的には、撹拌羽に関して、当初明細書にはその撹拌羽を有する乳化試験機の品番「ＥＴ－３Ａ」の記載しかなく、それでもって撹拌羽の寸法（撹拌羽の左右方向の幅は，全幅５８ｍｍ，支軸直径６ｍｍ，支軸と羽との間隔（隙間）１６ｍｍ，羽の幅１０ｍｍである。）を具体的に記載することが新規事項の追加に該当するか否かが争われました。
一見して、ＥＴ－３Ａの記載から上記各寸法が明細書に記載されていると直ちに判断するのは無理があると思います。裁判所は、カタログや当該乳化試験機の販売実績などから、ＥＴ－３Ａの記載でもって上記各寸法をクレーム等に記載することは、新たな技術的事項を導入するものではないと認定したのですが、ＥＴ－３Ａの販売当初以来、撹拌羽根の形状、寸法が一度も変更されたことがない、また本件撹拌羽根以外の別の撹拌羽根を使用することは可能であるが、そうすると形状（「山」の字）が異なるなどの特殊事情があったからであると思います。特許庁の審査や審判の段階で、そこまで認定するのは少し抵抗があるのではないかと想像します。
②本件特許発明は、ＰＢＰＣ（プロダクト・バイ・プロセス）の一種と思います。染毛剤という物の発明に対して、「特定の撹拌条件下で撹拌したとき」という製造方法的な経時的要素を含んでいるからです。ＰＢＰＣに依らなければならない不可能・非実際的事情があるのかもしれませんが、先行技術の染毛剤とどのように異なるのか、あるいは本件特許発明の染毛剤がどのような物なのか、明確に理解することが困難な場合があるようにも思われます。
③補正に関しては、昔は要旨変更か否かが判断基準でしたが、それでは当初明細書に記載のない事項まで認められる可能性があり、先願主義の下、第三者との公平性の観点で宜しくないとのことで、新規事項の追加か否かの判断基準に変更されました。これも随分以前ですが。
新規事項の追加か否かの判断基準は、導入当初は欧州特許のように「直接的かつ一義的」に明確でないと新規事項とみなされ、世界一厳格に解されていた時期もあったかと思います。最近は以前に比べると結構緩やかに運用されているような気がします。